При рассмотрении первых частей заявок на поставку товара при осуществлении закупок в форме электронного аукциона, или при рассмотрении и оценке заявок в ходе запроса котировок, у заказчиков иногда возникает вопрос. Если заявка, предоставляемая участником, полностью соответствует требованиям , а товарный знак, или наименование продукции, которое позволяет его идентифицировать отсутствует. То заявку отклонить или допустить?
Отсутствует товарный знак в первой части заявки участника электронного аукциона
Чтобы участник смог принять участие в закупочном процессе, который осуществляется путем проведения электронного аукциона его заявка должна быть допущена. Для этого требуется предоставить на рассмотрение заказчику первые части заявок, которые составлены в соответствии с действующими нормами 44-ФЗ.
Так, условие о том, что в первой части предоставляемой участником заявки будет указание на товарный знак, а именно, его словесное обозначение должно выполняться только в том случае, если товар защищен товарным знаком, маркой, следовательно, если у товара, который намеревается поставить победитель, нет товарного знака, то и отсутствие его наименования в первых частях заявок не нарушает действующих правовых норм, и соответственно, причин для отклонения по данным основаниям нет.
В частности, положениями ГК РФ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанность по регистрации товарных знаков не установлена соответственно товар, предлагаемый к поставке может не иметь товарного знака, а обязанность устанавливать имеет товар подобный знак или нет у аукционной комиссии отсутствует, она проверяет заявку на соответствие 44-ФЗ.
Аналогичной позиции придерживается , например, решение от 5 мая 2015 г. по делу № КГОЗ – 176/15, решение от 6 июля 2015 года № 44-2164/15 и сложившаяся судебная практика решение Арбитражного суда Алтайского края от 4 июня 2015 г. по делу № А03-5996/2015.
Отсутствует товарный знак в котировочной заявке
Рассмотрим ситуацию, когда заказчик для определения поставщика избрал такой способ как запрос котировок. Для начала проведем анализ норм 73 статьи закона 44-ФЗ. Так, вышеуказанная статья содержит исчерпывающий список информации и необходимых документов, которые включает извещение. Закон не содержит требование о том, что в извещении должны присутствовать товарные знаки, а также фирменные наименования и знаки обслуживания.
Следовательно, заявка на участие в запросе котировок, предоставленная участником, и не содержащая соответствующих словесных обозначений товарных знаков, марок соответствует действующим правовым нормам и не подлежит отклонению.
Вывод
Исходя из толкования норм 44-ФЗ, анализа сложившийся практики решений ФАС и судов, а также на основании письма Министерства экономического развития РФ от 16 января 2017 г. № Д 28и-252 можно сделать вывод, что отклонение заявок на участие в закупке только по основаниям, что отсутствует наименование товара неправомерно.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 23.09.1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.
Товарный знак (торговая марка) - зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и указания на его производителя (предприятие, фирму). Он представляет собой рисунок (символ, знак), определенное сочетание букв, чисел. Понимаемый как средство индивидуализации производителя товарный знак рассматривается как торговая марка или фирменный знак.
В данной ситуации решение заказчика можно обжаловать в антимонопольном органе. В подтверждение своих доводов к жалобе необходимо приложить сертификат и декларацию соответствия, в которых указан только производитель товара. В связи с тем, что требование о предоставлении участником размещения заказа сведений о производителе товара заказчиком не установлено, заявка участника размещения заказа полностью соответствовала требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
Задать вопрос специалисту
Поля, отмеченные * , обязательны для заполнения.
Если вы уже регистрировались на сайте сайт, авторизуйтесь , пожалуйста!
В первой ч. заявки на аукцион на поставку перчаток хирургических подана заявка, где наименование товара указано без товарного знака с подтверждением рег. удостоверением. В рег. удостоверении торговое наименование указано с маркировкой знаком защиты, участник в заявке указывает, что товарный знак на данный товар отсутствует. Реестр роспатента указывает, что торговое наименование зарегистрировано. Ситуация запутана. Обязаны ли мы не допустить заявку за недостовереость сведениям или отказть в допуске за не предоставление товарного знака (при его наличии- как указано в рег. удостоверении).
Ответ
Оксана Баландина , шеф-редактор Системы Госзаказ
С 1 июля 2018 года по 1 января 2019 года у заказчиков переходный период – разрешено проводить и электронные, и бумажные процедуры. С 2019 года конкурсы, аукционы, котировки и запросы предложений на бумаге запретят, кроме восьми исключений.
Читайте, какие закупки проводить на ЭТП, как выбрать площадку и получить электронную подпись, по каким правилам заключать контракты в переходный период и после.
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
- согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Для получения полного доступа к порталу ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ, пожалуйста, зарегистрируйтесь . Это займет не больше минуты. Выберите социальную сеть для быстрой авторизации на портале:
Согласно ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.
В соответствии с ч. 5 ст. 67 Закона № 44-ФЗ отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ст. 67 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
Таким образом, при отсутствии в техническом задании на закупку указания на товарный знак подлежащего поставке товара, участник закупки представляет в заявке сведения согласно пп. "б" п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ. При этом, как мы видим, согласно пп. "б" п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ не указывается на необходимость указания товарного знака или модели поставляемого товара, из буквального толкования нормы следует, что данные сведения могут быть представлены при их наличии.
Данная позиция находит свое отражение в Решении УФАС по г. Москве по делу № 2-57-5927/77-14 от 22.08.14 г., принятому по жалобе одного из участников закупки в связи с неправомерным, на его взгляд, отказом ему в допуске на участие в аукционе, так как в заявке он не указал модель кондиционера, предлагаемого для поставки. В заявке участник указал производителя товара. Кроме того, как отметил заявитель в жалобе, документация о закупке не содержала требования об указании в заявке обозначения модели кондиционеров. При этом, согласно жалобе участника в обоснование отказа было указано, что "не указаны модели кондиционеров, что затрудняет определение соответствия товара техническим характеристикам, указанным в Техническом задании".
УФАС по г. Москве в Решении указало следующее: "В соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ (прим.: в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.
Согласно ч. 1 ст. 67 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Установлено, что первая части заявки Заявителя содержит характеристики предлагаемого к поставке товара, в частности, п. "Кондиционер" с указанием наименования производителя товара Kitano, что является достаточным в силу ст. 66 Закона № 44-ФЗ. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ модель товара указывается при наличии.
Часть 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ содержит исчерпывающий перечень требований к содержанию первой части заявки на участие в аукционе.
В соответствии с ч. 6 ст. 66 Закона № 44-ФЗ требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных ч. 3 и ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ документов и информации, не допускается.
Часть 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в допуске к участию в аукционе. Согласно ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч. 4 ст.67 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
Таким образом, решение аукционной комиссии Заказчика в части отказа в допуске Заявителю к участию в электронном аукционе по основаниям, указанным в протоколе на участие в аукционе, нарушают положения ч. 5 ст. 67 Закона № 44-ФЗ".
Таким образом, если в документации на поставку кондиционера отсутствует указание на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя кондиционера, указываемые заказчиком в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ, то не указание в заявке участником электронного аукциона модели кондиционера не является основанием для отклонения заявки. При этом участнику может быть отказано в допуске к участию в электронном аукционе по другим основаниям.
Решение Иркутского УФАС России от 19.08.2015 по делу № 421
«…Комиссия Иркутского УФАС России, исследовав представленные материалы, доводы заявителя, возражение заказчика, установила следующее.
31.07.2015г. заказчиком на официальном сайте РФ - zakupki.gov.ru размещена документация об аукционе в электронной форме (№извещения 0134300007915000008) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (далее документация об аукционе), а также извещение о проведении указанного открытого аукциона.
В силу ч. 4 ст.67 Закона о контрактной системе, участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации; несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар должна содержать: согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (п.п. «б» п.3 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе).
Таким образом, исходя из содержания п.п. «б» п.3 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе, наличия в данной норме слов «при наличии», участник закупки при отсутствии у товаров, используемых для выполнения работ товарных знаков (их словесных обозначений), знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, не обязан указывать в своей заявке сведения об их отсутствии, делать по данному обстоятельству какие-либо пометки.
Комиссия Иркутского УФАС России рассмотрев заявку заявителя установила, что по позициям 1-4, заявитель в соответствии с п.п. «б» п.3 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе не указывал сведений об отсутствии у товаров, используемых для выполнения работ знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов. В отношении товарных знаков заявитель указано на их отсутствие.
Однако, в соответствии с протоколом от 12.08.2015г. рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией заказчика принято решение отказать заявителю (заявка №5) в допуске к участию в аукционе, в связи с тем, что показатели предлагаемых заявителем товаров для заказчика по позициям 1-4 ведомости документации об аукционе не соответствуют требованиям установленным в документации об аукционе, а именно не указана информация о том, что «товарный знак отсутствует», «знак обслуживания отсутствует», «фирменное наименование отсутствует» «патенты отсутствуют», «полезные модели отсутствуют», «промышленные образцы отсутствуют».
В силу ч.5 ст.67 Закона о контрактной системе, отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.
Таким образом, аукционной комиссией заказчика, в связи с отказом заявителю в допуске к участию в открытом аукционе по основанию не указания в заявке информации «товарный знак отсутствует», «знак обслуживания отсутствует», «фирменное наименование отсутствует» «патенты отсутствуют», «полезные модели отсутствуют», «промышленные образцы отсутствуют» допущено нарушение ч.5 ст.67 Закона о контрактной системе . …»
Решение ФАС России от 26.01.2016 по делу № К-101/16
«…В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе от 31.12.2015 № 0173100004515002126-1 (далее - Протокол рассмотрения заявок) участнику закупки с порядковым номером заявки «6» (Заявитель) отказано в допуске к участию в Аукционе по следующему основанию «В своей заявке участник электронного аукциона указал по позициям №№1-7 фирма изготовитель ОАО «Чувашторгтехника», страна происхождения Россия. В соответствии с ответом ОАО «Чувашторгтехника» на запрос о подтверждении функциональных характеристик и описании товара от 30.12.2015 г. № 403 ОАО «Чувашторгтехника» выпускает оборудование исключительно под товарным знаком «Abat». Таким образом, участник электронного аукциона не указал товарный знак (его словесное обозначение) товара предлагаемого для поставки».
Изучив первую часть заявки Заявителя на участие в Аукционе, представленную представителями Заказчика, Комиссия установила, что заявка содержит, в том числе, следующее: «1. Котел пищеварочный электрический типа КПЭМ-100/9Т с цельнотянутым сосудом Чувашторгтехника ОАО, Россия. 2. Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100-О Р Чувашторгтехника ОАО, Россия. 3. Котел пищеварочный электрический типа КПЭМ-160/9Т с цельнотянутым сосудом Чувашторгтехника ОАО, Россия. 4. Котел пищеварочный электр. КПЭМ-160-ОР с цельнотянутым сосудом Чувашторгтехника ОАО, Россия. 5. Котел пищеварочный электр. КПЭМ-250/9Т Чувашторгтехника ОАО, Россия. 6. Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250-О Чувашторгтехника ОАО, Россия. 7. Котел пищеварочный электрический типа КПЭМ-350-О Чувашторгтехника ОАО, Россия».
Представитель Заказчика на заседании Комиссии предоставил сведения, согласно которым Заказчик направил запрос в адрес ОАО «Чувашторгтехника» о достоверности информации, представленной участниками Аукциона в первых частях заявок . Заказчиком получен ответ от ОАО «Чувашторгтехника», в соответствии с которым указано следующее «оборудование, производимое ОАО «Чувашторгтехника», выпускается исключительно под торговым знаком «Abat».
Вместе с тем, участник закупки не указал в составе заявки товарный знак.
Учитывая изложенное, Аукционная комиссия приняла решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Таким образом, довод Заявителя о том, что Аукционная комиссия, приняла необоснованное решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, не нашел своего подтверждения. …»
ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 25.11.2015 № Д28и-3380
< В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать в том числе указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Но, к сожалению, бывает так, что, осознав важность этой регистрации, оценив свое обозначение на охраноспособность, заплатив пошлину, подав заявку и прождав длительное время решения о регистрации, заявитель узнает о том, что регистрация его обозначения в качестве товарного знака (далее - ТЗ ) невозможна. Выходит, что вся проделанная работа, ожидания, планы на защищенный регистрацией товарный знак – все зря? Нет, не все потеряно!
Отметим, что раньше заявителей не уведомляли о невозможности регистрации обозначения, а сразу выносили решение об отказе в регистрации товарного знака.
Сейчас, когда малоприятная новость о невозможности регистрации стала приходить из Роспатента в виде уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, появилась возможность приводить свои доводы в защиту регистрации, т.е. высказывать свое профессиональное несогласие с мнением эксперта.
В настоящее время ИНТЕЛЛЕКТ-С активно пользуется возможностью предоставления ответа на уведомление Роспатента с целью защиты товарного знака. И зачастую приведенные доводы заставляют эксперта изменить свое мнение.
Приведем примеры, которые подтверждают, что можно опровергнуть мнение эксперта Роспатента и вместо отказа получить решение о регистрации товарного знака:
1. В декабре 2002 г. на регистрацию было отправлено словесное обозначение «Гарна». В ноябре 2003 г. пришло уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором было сказано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве ТЗ на основании того, что носит хвалебный характер (см. Русско-украинский, Украинско-русский словарь «Гарний – хороший; красивый; изящный, «гарна» - ж. р.) и в отношении заявленных товаров и услуг указывает на положительные качества и свойства.
На данное уведомление был направлен ответ, в котором приводились убеждающие, противоположные мнению эксперта, аргументы в защиту регистрации обозначения. Мы пытались доказать, что заявленное обозначение не носит хвалебного характера и объяснили свою позицию следующим образом:
Слово «Гарна» является украинским словом. Стоит заметить, что украинским языком владеет лишь малая часть населения России, а слова «гарний», «гарна» не являются общеупотребительными и поэтому непонятны основной части русскоязычного населения. А если рядовому потребителю неизвестно слово, то он не может его расценивать как слово, имеющее хвалебный характер.
Кроме этого, краткое прилагательное женского рода «гарна» носит хвалебный характер, только если стоит рядом с существительным. В нашем случае это не так. Данное обозначение является субстантивированным существительным, которое утратило хвалебный характер и приобрело отвлеченное значение.
Таким образом, заявленное обозначение «Гарна» не подпадает под действие запрета регистрации обозначений в качестве товарных знаков в случае, если эти обозначения указывают на род, вид или свойство товара или носят хвалебный характер.
Представленные патентным повереным ИНТЕЛЛЕКТ-С доводы оказались достаточными для пришедшего в августе 2004 г. решения о регистрации товарного знака.
2. Второй пример касается товарного знака «Миллениум для двоих». Данное обозначение Роспатент не хотел регистрировать по причине сходства его с уже зарегистрированным ТЗ «Millennium» (свидетельство №208551). Противопоставление товарных знаков сходных до степени смешения – очень распространенная ситуация. Поясню, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, не подлежат регистрации обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками, либо поданными на регистрацию обозначениями с более ранним приоритетом.
Вопрос «будут ли товарные знаки сходными до степени смешения» достаточно сложен. Мнения по данному вопросу, как правило, неоднозначны. Бывает сложно из похожих товарных знаков выделить те, которые будут сходными до степени смешения, а какие будут похожи, но не настолько, чтобы потребитель мог перепутать их между собой. И именно эта проблема решалась в отношении ТЗ «Миллениум для двоих».
В ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства мы сообщили, что не согласны с мнением экспертизы по поводу того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса. По нашему мнению, товарный знак, зарегистрированный под №208551, не является сходным до степени смешения с нашим товарным знаком, так как:
- В обозначениях разное количество слов: наше обозначение «Миллениум для двоих» - это словосочетание, состоящее из трех слов, а товарный знак «Millennium» №208551 состоит только из одного слова.
- Присутствует смысловое (семантическое) различие. Слова «для двоих» являются охраноспособными элементами и имеют различительную способность, они играют важную роль при восприятии смысла словосочетания в целом. Их нельзя не принимать во внимание. В словосочетание «Миллениум для двоих» заложено смысловое значение, говорящее о романтике, любви, либо то, что создано для двоих близких людей. И именно слова «для двоих» конкретизируют этот смысл обозначения в целом.
- В написании используются разный алфавит, буквами которого написаны слова. В нашем обозначении – буквы русского алфавита, в противопоставленном нам товарном знаке – буквы английского алфавита;
Используется разный шрифт в написании.
Таким образом, между обозначением «Миллениум для двоих» и товарным знаком «Millennium», зарегистрированным под №208551, нет сходства до степени смешения.
По результатам рассмотрения подготовленного ИНТЕЛЛЕКТ-С ответа на уведомление о невозможности регистрации товарного знака Роспатентом, пришло решение не об отказе, а наоборот - о регистрации товарного знака.
3. Еще один пример - товарный знак «Split». Причина, по которой его не хотели регистрировать, отличается от предыдущих примеров. По мнению эксперта, «заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Split» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, «так как словесный элемент представляет собой географическое название – город Сплит в Югославии», которое порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров и оказания услуг, которое не соответствует действительности. Экспертами ИНТЕЛЛЕКТ-С были предоставлены следующие доводы на вышеизложенное мнение:
- Данное название города является малоизвестным и вряд ли может быть воспринято как местонахождение производителя. Заявленное географическое название практически неизвестно рядовому потребителю, стоит заметить, что и представление эксперта о месте нахождения г. Сплит ошибочно (г. Сплит с 1991 г. находится в Хорватии, а такой страны как Югославия больше не существует), что подтверждает малоизвестность данного географического объекта. К тому же город этот небольшой, численность населения – 200 тысяч человек. Малоизвестность географического названия особенно очевидна на территории Российской Федерации, так как регистрация испрашивается на территории России, а не на международном уровне. В соответствии с п.2.4.2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. Приказом Роспатента от 23.03.01 г. №39), малоизвестным географическим названиям может быть предоставлена правовая охрана, тем более такое географическое название составляет только часть заявленного обозначения.
- Кроме этого, в фонде зарегистрированных товарных знаков выявлены 2 товарных знака со словесными элементами «Split» и «Сплит»: № регистрации 193775, дата регистрации 2000.09.05 и № регистрации 149621, дата регистрации 1997.01.31. Данные словесные элементы тождественны нашему словесному элементу «Split», но этим товарным знакам предоставлена правовая охрана, а заявленному нами обозначению, исходя из содержания уведомления, предполагался отказ – что мы посчитали несправедливым. В результате на данный товарный знак было выдано свидетельство.
На сегодняшний день есть еще немало примеров с аналогичными историями и положительным финалом – свидетельство на товарный знак в руках заявителей. К таким примерам относятся товарные знаки, как «Атомстройкмплекс», «Банк24.Ру», «Бегемот», «Бизнес пак», Уралгидравлика (комбинированный ТЗ) и др.
Ситуация с товарными знаками «Атомстройкомплекс» и «Банк24.Ру» показательна с той точки зрения, что клиенты, прежде чем обратится к нам за регистрацией, потратили несколько лет на контакты с другими патентными и юридическими фирмами, которые взялись было помочь, но в силу недостаточной профессиональной компетенции так и не смогли этого сделать. Им неоднократно отказывали в регистрации по тем или иным причинам: так, в случае с ТЗ «Атомстройкомплекс», главная из причин отказа было отсутствие различительной способности, так как слово более чем наполовину состоит из сокращения общепринятого для отрасли строительства - «стройкомплекс». Т.е. предполагается, что потребитель товаров и услуг не может быстро идентифицировать одного конкретного производителя среди целого ряда фирм, в названии которых есть слово «стройкомплекс». Вожделенная различительная способность, которая может помочь в получении исключительных прав на всю Россию, может быть приобретена заявителем в результате длительного использования, повлекшего за собой такой эффект, как общеизвестность (большинство потребителей определенного товара или услуги на всей территории Российской Федерации знают товар, услугу, производителя). Общеизвестность - это сложный, протяженный во времени и очень дорогой путь. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С в целях оптимального решения задачи, сделали безошибочный ход, акцентировав внимание регистрирующего органа на часть «АТОМ» составного слова «АТОМстройкомплекс», при помощи графических средств выделив «АТОМ» в логотипе, для достижения эффекта его доминирования над «стройкомплексом». В результате были получены исключительные права на товарный знак.
4. Очевидно, что не всегда мнение эксперта в уведомлении может быть последним и решающим. Нужно только внимательно изучить имеющиеся материалы: противопоставленный ТЗ, основания для предполагаемого отказа, законодательство - и высказать мнение в защиту регистрации своего обозначения. От того, на сколько доводы будут убедительными, будет зависеть судьба вашего товарного знака.
Кроме этого, есть способы, позволяющие изначально устранить причины для отказа в регистрации товарного знака. Для этого достаточно провести поиск (экспертизу), с помощью которой можно выявить, есть ли в фонде зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки и обозначения. Если найден зарегистрированный товарный знак, который препятствует регистрации нашего обозначения, то его можно попытаться аннулировать, но при этом должно быть соблюдено условие: регистрация должна быть получена не менее 3-х лет назад. Согласно нормам действующего законодательства, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых 3-х лет после его регистрации.
Так, аннулирование зарегистрированного товарного знака «JAZZ» (№ свидетельства 154266) в Палате по патентным спорам, открыла дорогу для регистрации товарного знака «Джаз трэвел».
Не всегда удается убедить патентного эксперта встать на нашу сторону при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака. Редко, но бывает, что нашему клиенту отказывают по разным основаниям. Зачастую мы, более чем успешно, обжалуем незаконные, на наш взгляд, отказы в Палате по патентным спорам РОСПАТЕНТА (Федеральной службы по интеллектуальной собственности) и в арбитражном суде. Часто мы являемся некой «последней инстанцией», так как помогаем обжаловать отказы по товарным знакам, которые не мы регистрировали, тем самым исправляя ошибки юристов других патентных и юридических фирм.
5. Такая услуга, как представительство интересов клиентов по вопросам отказа в регистрации товарных знаков в Палате по патентным спорам, в практике ИНТЕЛЛЕКТ-С достаточно обширна. Ярким примером отмены отказа в регистрации товарного знака является «Лапин» (магазин кожаных перчаток). Позиция патентного эксперта РОСПАТЕНТА выражалась в том, что он посчитал наш товарный знак воспроизведением известной русской фамилии Лапин: военачальник (1899-1937), русский писатель (1905-1941), советский философ (р.1931), советский ботаник (1909-1986). Дело еще осложнялось тем, что фамилия нашего клиента – заявителя не совпадала с товарным знаком, на который испрашивалась регистрация, что, по мнению эксперта, могло ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С представили в Палату по патентным спорам свою позицию и смогли доказать, что Лапин - это родовая фамилия заявителя. Так же последовательно были опровергнуты другие доводы государственного патентного эксперта, в результате чего отказ отменили, а товарный знак зарегистрировали.
В заключение необходимо сказать, что регистрация товарного знака, как и его разработка, процесс творческий и коммуникативный. В нем многое зависит не от правильного заполнения регистрационных форм, а от профессиональной подготовки юристов, хитрости и ловкости в формулировках документов, гибкости общения с чиновниками, успешном обжаловании незаконных действии регистраторов.
интеллектуальная собственность, международные товарные знаки, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки